El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada, el cual es el competente en Andalucía para las disputas judiciales relacionadas con las marcas y patentes, ha dado la razón a Yoko Ono, la viuda del integrante de «The Beatles», John Lennon, en una demanda presentada contra Heineken España en la que solicitaba la declaración de caducidad de la marca «John Lemon» por falta de uso.
La demanda, que fue presentada en febrero de 2017, hacía referencia a unas treces marcas registradas en España y variantes de «John Lemon», «John Lemon & The Citrus Brothers» y «John Lemon & The Citrus Brothers The Famous Alcoholic Drink». No hay que olvidar que la viuda del «Beatle», como heredera de los derechos de autor del músico, inició hace años un registro de la marca «John Lennon» por todo el mundo, encontrándose en España con la imposibilidad de registrarla por su parecido con las marcas propiedad de Heineken.
El titular de este Juzgado granadino, el magistrado Don Rafael Leonés, ha estimado la caducidad invocada por Yoko Ono debido a que ha quedado acreditado que Heineken no ha hecho uso en el mercado, al menos durante estos últimos cinco años, de las marcas recogidas en la demanda señalada, por lo que ha dictado sentencia estimatoria a favor de las pretensiones solicitadas por la viuda de John Lennon, todo ello con la imposición en costas a la cervecera Heineken por no atender a los requerimientos de la famosa antes de iniciar el procedimiento judicial.
¿Qué supone la caducidad de una marca?
Es muy importante conocer la diferencia entre «caducidad» y «nulidad» antes de entrar al detalle, además de tener en cuenta que los derechos de propiedad industrial son temporales.
La nulidad de una marca equivale a que ese derecho de propiedad intelectual no hubiera existido nunca, pues no debería haberse concedido. En cambio, la caducidad de la marca supone que ese derecho de propiedad intelectual se extingue porque no se cumplen algunas de las obligaciones que establece la Ley para su mantenimiento.
Las marcas caducadas dejan de surtir efectos jurídicos desde el momento en que tuviera lugar aquellos hechos que provocasen la caducidad, independientemente de su publicación en el BOPI.
¿Cuáles son las causas de caducidad de una marca registrada en España?
Una marca registrada caduca cuando:
a) Falta de Renovación de la marca
El registro de las marcas se otorga por un periodo de 10 años y puede renovarse de manera indefinida.
Para renovar una marca se deben llevar a cabo todos los trámites que requiere la OEPM en España durante los 6 meses anteriores a la fecha en que expire el periodo para el que fue concedido el registro o durante los 6 meses siguientes abonando un recargo. Si no se lleva a cabo esto, la marca caduca.
b) Renuncia por el titular de la marca
Es posible renunciar a una marca presentando ante la OEPM los formularios que tienen para ello.
c) Vulgarización de la marca
Se refiere a aquellas marcas que se han convertido en la designación usual de un producto o servicio para el que esté registrada.
Un ejemplo de marcas vulgarizadas o en riesgo de vulgarización pueden ser: «Ganchitos», «BIO», «ALBAL», «BIMBO» «JUANOLA» o «KLEENEX».
d) Uso que pueda inducir a error al público
Ese error puede derivar de su naturaleza, calidad o procedencia de los productos relacionados con la marca.
e) Falta de uso
La marca puede ser objeto de caducidad cuando la misma no haya sido objeto de un uso real y efectivo en España durante un plazo ininterrumpido de 5 años.
Este es el caso de Heineken con su marca «John Lemon», la cual no fue utilizada durante un plazo ininterrumpido de 5 años, obteniendo así Yoko Ono la declaración de caducidad de la marca mediante procedimiento judicial.
¿Cómo podemos evitar la caducidad de una marca por falta de uso?
Se recomienda tomar en consideración las siguientes medidas para evitar que podamos perder los derechos que nos otorga una marca registrada por su posible caducidad por falta de uso, tales como:
- Asegurarse de llevar a cabo un uso real y efectivo de las marcas, siempre en consonancia a los productos y servicios para las que fueron registradas.
- Obtener evidencias que prueben ese uso regular de la marca registrada.
- Llevar a cabo un exhaustivo control de las marcas a través de una estrategia correcta.